きずな国際特許事務所

重要判例
スタッフ紹介
中国知財関連
事務所のご案内 スタッフのご紹介 知財研究 お問い合わせ
  TOP中小企業の知財戦略トップ >Q9.特許権を取得するためにはどのような要件が必要ですか

中小企業の知財戦略

中小企業の知財戦略Q&A

ご相談のお申込みはこちら
知財戦略メニューへ戻る
Q9.特許権を取得するためにはどのような要件が必要ですか

特許権を取得するためには、少なくとも次のような要件を具備しなければなりません。

  1. 特許権を得るためには特許法第29条に規定する出願発明が新規性及び進歩性を有していなければなりません。

     同法29条第1項第1号〜第3号には特許出願前に日本国内または外国において不特定多数人に知られた発明、又は日本国内または外国において不特定多数人において公然実施された発明、さらに日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明については、新規性のない発明として特許権を得ることはできません。

     また、同法第29第2項には、同法第29条第1項に記載されている発明に基づいて、容易に発明をすることができる発明については進歩性のない発明として特許権を得ることができません。

     すなわち、わが国特許法は世界公知を採用しており、わが国で公知でなくとも世界のある場所で公知の技術は特許性はありませんので、ご注意下さい。

     通常第1項の新規性がない発明との判断にはそれほど問題の生ずる余地はありませんが、第2項の進歩性の有無に関しては常に審査段階、審判段階および知財高裁において争われる事項で、通常審査段階で拒絶理由通知の来る理由は殆ど第29条第2項が適用されるのが最も多いです。

     新規性の判断は出願発明と引例発明とを対比して同一か否かが判断されますが、出願発明と引例発明とが構成・効果において異なる場合にどの程度の差異があれば進歩性があるのか、そこには「裁量幅」があるので、私ども弁理士にとっても難しい判断です。

     実務上某審査官はその「裁量幅」を小さく見て少しでも構成・効果において差異があれば進歩性あり、と判断され、また逆に構成・効果が相当異なっていたとしても進歩性なし、と判断される場合があり、進歩性について疑問があるようでしたら出願をお勧めしており、特許庁の判断を待つケースがあります。

     そのようなケースであって、拒絶査定に対する審判請求をした場合、審判段階では3人の審判からなる合議体で進歩性の判断がなされますが、審判段階で進歩性あり、と判断されて特許権を得ることは日常業務として私ども良く経験致しますが、進歩性の判断は私どもの業務にとって永遠のテーマです。

     なお、新規性及び進歩性の判断基準は世界公知ですので、ご注意下さい。

  2. 特許法第39条には先願主義が規定されております。

     特許法第39条には「同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる」と規定されております。

     すなわち、同一の発明を出願した場合、最先の出願人にのみ特許権が付与される制度で、現在ではUSを含めて全ての国でこの制度が採用されております。

     特に、法律改正等により新技術を採用することが義務付けされる場合がありますが、そのような場合、各メーカの新技術の開発スタートは同時になり、同一若しくは類似技術が多く出願されることになりますが、そのような場合でも1日でも出願が遅れた場合には後願として特許権を得ることができません。

     そのような例として、先ほど帝国重工の例を挙げましたが、佃製作所の出願が先に出願されていたため、帝国重工が後願のため特許権を得ることができませんでした。

     中小業の場合、よくあることですが、出願をしなかったため、自社製品と同一若しくは類似技術がその後公開されたとき、あの技術は俺の会社のものだといっても、「後の祭り」となりますので、出願日はご注意下さい。

     また、特許出願に際して、費用等の関係から商品の販売状況を見て、売れるような製品であれば出願しようとする企業の方がおりますが、若し販売後の出願であればすでに当該発明は公知となっているため特許性はなく、仮に特許権を付与されたとしても無効理由を含んだ不安定な権利であります。

     なお、先願主義は特許法のほか、実用新案法、意匠法及び商標法もこの制度を採用しております。

  3. 特許法第36条4項には「明細書」の記載要件が規定されております。

    「明細書」には当業者がその発明を実施することができる程度に発明の内容を明確かつ十分に記載しなければならない、と規定されており、その記載が不十分で記載不備の場合には拒絶理由及び無効理由となります。

     私ども弁理士は発明者等から発明の内容をお聞きし、何処に発明があるのか理解しょうと必死になって考えますが、問題は発明者が自分の発明が何処にあるのか分かっていないケースが時折あります。勿論、弁理士が何処に発明があるのか、聞きだすのが我々の仕事かも知れませんが、発明の内容が良く理解できないと良い「明細書」が作成できないのも事実です。

     弊所としては原則発明者、特許担当者及び事務所担当者の三者面談で発明の内容理解に勤めており、可能な限りより良い「明細書」を作成するよう努力しておりますが、この記載内容が不十分ですと、仮にすぐれた発明であったとあいても拒絶されます。

     なお、代理人を立てない個人出願の場合、このような記載不備の例が多く見受けられ、そのような場合、「明細書」を補正する必要がありますが、補正のできないケースがあり、折角の発明が「記載不備」という理由で優れた発明が埋もれてしまうことがあります。

     特許権を取得するためには、法律その他の要件を満たす必要がありますが、実際の手続きは、法律及び審査基準等が複雑・難解ですので、実務経験のない個人出願は避け、できれば専門家に任せた方がよいと思います。

     なお、侵害事件等が発生した場合は特許公報に記載されている「明細書」の記載事項のみが基礎になり、それ以外はございませんので、説明不十分あるいは余計な記載事項等により特許権が無効になったり、権利範囲が狭く解釈されることがありますので、ご注意下さい。

    我々弁理士の諺として特許は明細書に始まり、明細書で終わる、と言われております。
ご相談のお申込みはこちら
知財戦略メニューへ戻る