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Q4.特許権侵害の警告を受けた場合の対応について

 我々弁理士の日常業務の中で、特許権者から警告を受けたが、どのように対応すればよいかとの相談を受けるケースが多々あります。
 特許権侵害と警告を受けた場合、当該特許権とまったく同一の製品、すなわちデッドコピーの製品を製造・販売していることは極めて稀で、通常は一部構成において差異があり、その構成の差異を認識した上、均等論、設計変更あるいは実質同一性を主張して侵害行為である、と主張するケースがほとんどであります。
 当然ながら、特許権者はこの警告書において製品の製造・販売の差し止め請求、損害賠償等を求めますが、被警告者は製品の安定供給ができなくなり、その対応に苦慮する場合があります。

 特許権とは、公開した代償として独占権である特許権が付与されるものでありますから、当業者は常時どのような技術が出願されているのか、チェックしていなければなりませんが、若し特許権を侵害している場合にはその侵害行為について過失が推定されますので(特許法第103条)、特許権の存在を知らなかった、という抗弁はできず、少なくとも過失責任は負います。
特許権侵害の警告を受けた場合は通常以下のような対応を致します。

  1. 相手方権利の技術的範囲に属しているや、否やの検討。
  2. 相手方特許権が特許法第123条に規定する無効理由があるや、否やの検討。

     特に相手方特許権に係る技術が出願前公知・効用の技術であるや、否や。明細書に記載不備があるや、否や。先願主義に反しているや、否やの検討及び相手方特許権の出願から登録までの出願経緯等を調査する必要があります。

    特に重要なことは相手方特許権出願前の調査は不可欠で、若し国内に適当な無効資料を発見できない場合には外国の資料を調査する必要があります。

  3. 検討の結果、当該特許権について無効理由を発見できず、かつ当該特許権の技術的範囲から逃れる設計変更もできない場合がありますが、その場合には特許権者と話し合いにより解決せざるを得ない場合があります。

     我々弁理士が時折見聞することですが、ユーザーから例えば機械の仕様が提示され、その仕様に従って機械を製作してほしい、との発注があるとのことですが、その仕様にしたがって製作することは避けるべきであります。
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