きずな国際特許事務所

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事例4


案件事例ファイルVol.4 自社製品が相手の特許権を侵害しているか否か、特許庁に判定してもらったケース
 
状況

 製菓機械の製造・販売業のD社は、自社の製造・販売する製菓機械について「貴社製品は当社の特許権を侵害している」旨の警告書を、ある特許権者から受けました。
 D社から相談を受けた弊所では、その特許権者の特許権を精査し、D社製品はその特許権を侵害していない旨を回答致しましたが、その特許権者からは更なる警告書の通知などがありました。
 しかる後、その特許権者は判定制度*1を利用して、「D社製品は当社の所有する特許権を侵害している」という趣旨の判定請求を特許庁に対して行いました。

解決!

 

 その特許権者は判定の請求書において、自らの主張を特許庁へ認めさせるためにかなり無理のある強引な理論を展開してきました。

   
   

 弊所では特許権者の主張を精査し、無理のある主張は一つ一つ丁寧に潰して反論し、相手方の主張は失当である旨主張した書類を特許庁へ提出いたしました。

   
     その結果、「D社製品は特許権を侵害していない」旨の判定を特許庁から得て、その後訴訟事件などに発展することもなく、本件侵害事件はこの判定結果をもって解決に至りました。
所長コメント  

 このケースで利用された判定制度は特許法第71条第1項に規定されておりますが、特許権者は勿論のこと、被警告者および利害関係を有さない第三者も請求することができます(但し、利害関係を有しなければならないとの説もあります)。
 判定結果は裁判所を拘束しませんが、特許庁の判定は技術専門官庁の判断ですから、裁判所も尊重いたしますので、判定結果は侵害事件において有力な証拠となります。

注釈  
*1…

 特許法における「判定制度」とは、特許庁が厳正・中立な立場から、判定対象の権利侵害の可能性について判断を示す制度である(実用新案法、意匠法及び商標法も同様の判定制度を 有する)。
そのため、

  1. 特許権者が、第三者の製品などについて、その製品が自分の特許権を侵害するものであるかどうか知りたい(その第三者が侵害か否か、はっきりさせたい)。
  2. 特許権者でない者が、事業計画中あるいは、現実に事業展開中の製品などについて、その製品などが第三者の特許権を侵害するかどうかを知りたい(安心して事業展開したい)。

などの場合に判定請求は有用であり、これを利用することによって、今回のケースのように特許紛争を未然に防止し、訴訟費用等の出費を抑えられる場合がある(特許権者にとって不利な判定結果が出た場合、費用や時間のかかる訴訟に特許権者は二の足を踏むことが多い)。