きずな国際特許事務所

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事例1


案件事例ファイルVol.1 長年使用していた自社の重要なブランドが使えなくなったケース
 
状況

 A社を代表するハウスブランド*1は長く使用された結果、我国では消費者に広く知られるようになり、そのブランド力は高まりつつありました。
 そこでA社はこのハウスブランドについて権利化を目指し、商標出願をしましたが、「A社の商標とよく似ている商標が既に他者から出願され、登録されている*2」と言う趣旨の拒絶理由*3により、A社の商標出願は拒絶されてしまいました。

解決!

 

 A社としては、このハウスブランドを長年使用してきた関係上、今さら変更もできず、何としても権利化を図りたいとの強い意思があったため、再び商標出願を致しました。

   
   

 その際、当初問題となった相手方の先登録商標*2の問題を解消するべく、弊所としては利用できる法制度*4を全て利用し、先登録商標の権利者とは、硬軟両面作戦で交渉に入りました。

   
     交渉の結果、A社の出願している商標の名義を一旦相手方に変更し、後日その出願が登録となってから、相手方からA社に再度名義変更する、との方法で先登録商標の問題を回避し、最終的にA社のハウスブランドは商標登録を受け、現在もA社の商標権として確立しております。
所長コメント  

 私の経験によると、長年使用されてきたハウスブランドといえども、企業はそのブランドに余り気にかけず、他社から商標権侵害と警告を受けた段階で苦慮することがあります。
 貴社のハウスブランドは大丈夫ですか?

注釈  
*1… ここでは「自社を代表するブランド」との趣旨で、「ハウスブランド」の語を使用している。
*2… 商標出願は「早い者勝ち」の世界であり、同じ/似た商標なら先に出願した方が登録される。
*3… 商標は出願したからと言って自動的に登録されるものではない。約30ある拒絶理由(登録を  認められない理由)の全てに該当しなかった場合、初めてその出願は登録が認められる。
*4… このとき弊所では「三年間使用していない商標は、第三者の請求で取消すことができる」  という趣旨の「不使用取消審判」を利用し、交渉で相手方にプレッシャーを掛けた。