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特許権侵害差止請求事件


H.17.6.17 第二小法廷判決 平成16(受)997 特許権 侵害差止請求事件
 
【概要】

(内容)
被上告人は、本件特許権について、範囲を全部とする専用実施権を設定していた。

(判決)
裁判所は、「特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができると解するのが相当である。」と致しました。

(問題点)
本件について問題となるのは、次の点です。
法は、特許権者は、特許権の侵害の停止又は予防のための差止請求権を有する(特許法第100条第1項)と規定する一方、専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその特許発明の実施をする権利を失う(特許法第68条ただし書)と規定するところ、
この場合に特許権者は差止請求権をも失うかが問題となる。

(判決の理由)

  (1)

特許法第100条第1項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解する根拠はない。

  (2)

実質的にみても、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売り上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである。

  (3)

一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性がある。
上記理由を考慮すると、特許権者のも差止請求権の行使を認める必要があると解され、よって、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないものと解すべきであると裁判所は判断致しました。

【コメント】

私が弁理士の試験勉強をしていた際は、「特許権について、その範囲を全部とする専用実施権を設定した場合には、もはや特許権者は、損害賠償請求権も差止請求権も行使できない。」と解するのが通説でした。
専用実施権は、排他的な権利であるものの、あくまで実施権の1つであることから考えれば、最高裁の判断は妥当だと考えます。
すなわち、範囲を全部とする専用実施権を設定したとしても、特許権を譲渡した場合のように特許権者の手から全く離れてしまったわけではなく、あくまで「特許発明を排他的に実施する権利を設定した」に過ぎないと解釈されたわけです。
また、従来は、このような場合には、特許権者に差止請求権の行使を認めたとしても何ら利益がないとされておりましたが、実施料収入の確保という観点から特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があると最高裁が判断した点も妥当だと考えます。
要するに、最高裁においては、範囲を全部とする専用実施権を設定した場合であっても、法は、「専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその特許発明の実施をする権利を失う」(特許法第68条ただし書)と規定しているだけで、この場合に特許権者は差止請求権の行使を失うとまで規定していないばかりか、この場合に特許権者に差止請求権の行使を認めたとしても十分現実的な利益があると判断し、当該判決に至ったものと思われます。

担当(弁理士 茅原 裕二
 
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