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インクカートリッジ再生品の特許権差止請求上告事件


重要判例 20 インクカートリッジ再生品の特許権差止請求上告事件
 
 
 
事件番号 平成18(受)826
 
事件名 特許権侵害差止請求事件
 
裁判年月日 平成19年11月08日
 
法廷名 最高裁判所第1小法廷
 
結果 棄却
 
原審裁判所名 知的財産高等裁判所
 
原審事件番号 平成17(ネ)10021
 
原審裁判年月日 平成18年01月31日
 
【判示事項】
   
  1. 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我国において特許製品を譲渡した場合に、特許権者が当該特許製品につき特許権を行使することの可否
  2. 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に、特許権者が当該加工等がされた製品につき特許権を行使することの可否
  3. 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき特許権の行使が許されといえるかどうかの判断基準
  4. 我国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品つき加工や部材の交換がされた場合に、特許権者が当該加工等がせれた製品につき我国において特許権を行使することの可否
  5. 我国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき我国において特許権の行使が許されといえるかどうかの判断基準
  6. インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許の特許権者により我国及び国外で譲渡された特許製品の使用済みインクタンク本体を、第三者が利用しこれに加工するなどして製品化したインクタンクについて、特許権者による権利行使が認められた事例
【判決要旨】
   
  1. 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権者はその目的を達成したものとして消尽し、特許権の効力は、当該特許製品に使用、譲渡等には及ばず、特許権者は、当該特許製品については特許権を行使することは許されない。
  2. 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許される。
  3. 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我国において譲渡した特許製品につき加工や部材等の交換がされた場合において当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして特許権者がその特許製品につき特許権を行使することが許されるといえるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断すべきである。
  4. 我国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、我国において特許権を行使することが許される。
  5. 我国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材等の交換がされた場合において、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして特許権者がその特許製品につき我国において特許権を行使することが許されるといえるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断すべきである。
  6. インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許の特許権者Xが我国及び国外において特許製品であるインクタンク(X製品)を販売したところ、Yが、X製品の使用済みインクタンク本体を利用してその内部を洗浄しこれに新たにインクを注入するなどの工程を経て製品化されたインクタンク(Y製品)を輸入し、我国において販売している場合において、Y製品の製品化における加工等の態様が、単にインクを補充しているというにとどまらず、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等の防止のために構造上再補てんが予定されていないインクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものであるとともに、上記特許に係る特許発明の本質的部分に係る構成を欠くに至ったものにつきこれを再び充足させて当該特許発明の作用効果を新たに発揮させるものであることのほか、インクタンクの取引の実情など判示の事情の下では、Y製品は、加工前のX製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものであって、特許権の行使が制限される対象となるものではなく、Xは、その特許権に基づいて、Y製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めることができる、として上告人の主張を棄却したものである。
【弊所コメント】
   
  1.  私はこの最高裁判決に同意するものである
  2. この判決に出てくる「消尽」とは特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品について特許権はその目的を達成したものとして、特許権の効力が及ばないことを意味しており、この「消尽」により市場において特許製品を自由に流通させることができるのである。すなわち、消費者が特許製品をデパート等において購入した場合、その購入した時点で特許権の効力が及ばなくなり、特許製品を自由に流通させることができ、この「消尽説」は我国の通説である。その説に対し、「黙示の実施許諾説」が欧米にあるが、この説の問題点は特許権者が明示的に「実施許諾しない」という条件を付して販売した場合に、自由な流通が阻されるおそれがある。
  3. この判決は「消尽説」を基礎にしたものである。しかし、特許権者から適法に特許製品を購入したものであっても、購入後特許製品について加工や部材交換等により特許製品を変形して、新規な製品として製造・販売することがある。例えば、本件の「インクタンク」のほか、「使い捨てカメラ」事件がある。
  4. 本件はXが特許権者であって、インクジェットプリンタ用インクタンクについて特許権を有しているとともに、この特許製品は印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等の防止のため構造上インクが再充填不可能となるように構成されている。
    それに対し、YはX製品の使用済みインクタンクを利用してその内部を洗浄し、このタンク内に新たにインクを再充填可能となるように構成したものであって、特許製品に対し加工し、部材交換等により変形させ、我国へ輸入したものである。
    すなわち、本件の争点はインクが再充填不可能な構造のインクタンクを、再充填可能となるようにインクタンクの構造を変形したものであって、この最高裁判決によれば、Y製品は「特許発明の本質的部分に係る構成を欠くに至ったものについて、これを再び充足させて当該特許発明の作用効果を新たに発揮させたもの」と判断し、特許発明の本質的部分の交換等は、特許発明の「生産」行為に該当するため、「消尽」した特許製品として認めない、として上告人の主張を棄却したものである。
      なお、「消尽」には特許製品が対価を得る機会に着目し効用が終わった後に再生させると、新たな需要が奪われ特許権者の本来得られるはずの対価取得機会を失わせるため、「消尽」を認めないとする説(効用基準説)、と本最高裁判決のような「主要部基準説」があり、そのいずれの説を採用するかは、当該製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様、そのほか取引の実情等総合判断して判断すべきものである。
  5. いずれにしてもこの最高裁判決は今後のリサイクル事業に少なからず影響を与えるものとなりますので、ご注意下さい。また、そもそも他人の物まね、他人の特許発明を利用する行為は特許法上問題がありますので、充分気をつける必要があり、そのような場合には専門家である弁理士等にご相談下さい。
【参考文献】
   
  • 特許法概説第12版 吉藤幸朔著 熊谷健一補訂 用尽説(消耗理論)
  • 日本知的財産協会発行 知財管理 2008 7 真正特許製品の再生品の輸入販売につき特許権侵害が認められた事例―キャノンインクタンク事件 横山久芳著
  • 日本知的財産協会発行 知財管理 2008 7 消尽について 中村幸子著

 
担当(弁理士 和田 成則
 
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