きずな国際特許事務所

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職務発明問題−外国での特許も発明の対価の対象になり得るか 


平成16年(受)第781号 補償金請求事件
 
【事案の書誌的事項】
 
第三審 (最高裁)
 
平成18年10月17日 判決
 
上 告 人:原審被控訴人兼控訴人(負け…) 株式会社日立製作所
 
被上告人:原審控訴人兼被控訴人(勝ち!) 元社員A
 
裁判長 清水 節
 
【事案の概要】
   
  • 上告人は、電気関連の製品の開発、製造、販売等を行う総合電器メーカーです。

  • 被上告人は、上告人に雇用されて研究開発業務に従事していた者です。

  • 本事案は、被上告人が、職務発明について日本国の特許を受ける権利とともに、外国の特許を受ける権利を上告人に譲渡したとして、その発明の対価の額を1億6000円余りと認定した原審(東京高裁)を不服として、上告人が最高裁へ上告した事件です。

【主な争点】
   
  1. 海外で取得した特許による利益についても、発明の対価の請求が認められるか否か。

【最高裁判決の要旨】
   
   

外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は、譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解される。

そして本事案においては、上告人と被上告人との間に、譲渡契約の成立及び効力につきその準拠法を日本国の法律とする、黙示の合意が存在するというのである。

そのため、特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題については、日本国の法律が準拠法となるべきである。

ここでいう外国の特許を受ける権利には、日本国の特許を受ける権利と必ずしも同一の概念といえないものもあり得るが、このようなものも含めて、職務発明をした従業者等と使用者等との間に当該発明に関する法律関係を一元的に処理しよういうのが、当事者の通常の意思であると解される。

そうすると、特許法第35条3項及び4項の規定については、その趣旨を外国の特許を受ける権利にも及ぼすべき状況が存在するというべきである。

したがって、従業者等が特許法第35条1項所定の職務発明に係る外国特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、特許法第35条3項及び4項の規定が類推適用されると解されるのが相当である。

 

よって、原審の判断は結論において正当である。

 
【弊所コメント】
(1)  

優れた技術は正にグローバルであって、「知財立国」の我が国にとって技術こそ財産で、「技術」に国境はありません。

(2)  

この最高裁判決はこの「技術」に国境はないことを前提としてなされたものと思われますが、我々特許事務所においても「職務発明」について外国出願を行なうことは日常業務であって、その際、各国ごとに「特許を受ける権利」を「使用者等」に譲渡するような契約を締結するようなことは通常ありません。そう言う意味で、最高裁判決で「職務発明をした従業者と使用者等との間に当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが、当事者の通常の意思である」、との認定は正鵠を得ているものと思います。

(3)  

従って、「職務発明」について外国特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合、当該外国における特許を受ける権利の譲渡対価は日本の法律(特許法第35条第3項及び第4項)が適用される、との判決は妥当と思料される。

なお、職務発明についてその対価を各国ごとに当事者間で契約することは法律上可能であり、また、この最高裁判決により我が国特許法を改正する必要性はないものと思う。

担当(弁理士 和田 成則
 
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